«Sandokan» - ім’я вигаданого пірата кінця XIX століття, створеного італійським письменником Еміліо Сальгарі. У 2021 італійська телевізійна продюсерська компанія Lux Vide анонсувала роботу над адаптацією серіалу «Sandokan» (1976), який побачив світ у 2025.
Американська компанія Kartroi – з 2011 власник міжнародної ТМ «SANDOKAN» для товарів 09, 16, 25, 28 класів МКТП (з поширенням на країни ЄС).
Kartroi звернулись до Lux Vide з вимогою припинити незаконне використання ТМ «SANDOKAN» в ЄС. Lux Vide не погодився і звернувся до суду в Римі, адже Kartroi не мали реєстрації ТМ в потрібному класі.
Тоді Kartroi зареєстрував в ЄС нову ТМ «SANDOKAN»: додав 41 клас і розширив перелік інших класів, щоб охопити все, що пов’язано з кіноіндустрією.
Lux Vide розпочав в EUIPO одразу дві процедури по визнанню недійсними:
- EUTM на підставі недобросовісної реєстрації (bad faith filing);
- Міжнародної ТМ для ЄС на підставі невикористання ТМ для заявлених товарів (no genuine use).
- скріншоти з 3-х сайтів з пропозицією продажу товарів з ТМ «SANDOKAN» (футболки, блокноти, комікси, чохли для телефонів тощо);
- замовлення з сайту від клієнтів з Іспанії та Італії (67 товарів, вартість яких не перевищувала 27 євро);
- скріншоти з акаунтів «SANDOKAN» в Instagram (3 400 підписників), Facebook (2 716 підписників, пости набрали не більше 28 уподобань), YouTube (від 12 до 104 переглядів на одне відео);
- скріншот гри «SANDOKAN», розміщеної на Google Play (7 замовлень на купівлю).
Водночас, використання не може бути лише символічним, мінімальним або умовним з єдиною метою збереження прав, наданих знаком (27/09/2007, T-418/03, LA MER/ Laboratoire de la mer, EU:T:2007:299, § 87-90).
Де проходить межа між «мінімальним, але достатнім» та «символічним» використанням ТМ?
Докази мають підтвердити, зокрема, комерційний обсяг використання ТМ, тривалість використання ТМ та частоту її використання (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT, EU:T:2004:225, § 41-42). Чим менший обсяг комерційного використання ТМ, тим більше додаткових доказів потрібно надати.
Невеликий обсяг реалізованих товарів може компенсуватися високою інтенсивністю або певною стабільністю у використанні ТМ протягом тривалого періоду, і навпаки (05.06.2024, Supermac's v EUIPO – McDonald's International Property (BIG MAC) , T-58/23, EU:T:2024:360, §25).
У справі «SANDOKAN» встановлено дуже обмежене використання ТМ з точки зору обсягу та періоду використання.
По-перше, докази свідчать про низький обсяг продажів – 67 одиниць товару, які є звичайними споживчими товарами і їх ринок в ЄС – величезний. Такі обсяги продажів – недостатні для підтвердження реального використання.
Апеляційна палата EUIPO значила, що Kartroi не надав жодних прайс-листів, річних звітів, газетних оголошень, ринкових досліджень, цитат про ТМ «SANDOKAN» в публікаціях або заявах, складених незалежними джерелами, наприклад, постачальниками, клієнтами або діловими партнерами, які б дозволили експертам зробити висновки про масштаби комерційної діяльності під заявленою ТМ.
CJEU звернув увагу ще й на низькі ціни, за якими продавались товари під ТМ «SANDOKAN». Низький обсяг продажів дешевого товару дозволяє зробити висновок про недостатнє використання ТМ (T-1/24, 03.09.2025, ECLI:EU:T:2025:818, § 46).
По-друге, низький обсяг продажів не компенсується ні інтенсивністю, ні частотою використання ТМ (§ 59). Частина доказів підтверджує використання лише за останні 3 місяці перед зверненням Lux Vide до Відділу анулювання реєстрацій EUIPO (Cancellation Division), що саме по собі схоже на «імітацію використання» ТМ з боку Kartroi.
По-третє, скріншоти сайтів підтверджують лише існування цих сайтів та те, що товари Kartroi пропонувалися в Інтернеті. Немає доказів відвідуваності цих сайтів. Kartroi не довів, яка кількість споживачів з ЄС насправді бачила його товари.
CJEU зазначив: (а) сама лише наявність ТМ на сайті не є достатньою для підтвердження її реального використання, якщо на сайті не вказано місце, тривалість та масштаби її використання (§ 78); (б) сам факт того, що сайт на англійській мові і доступний в ЄС, не означає, що сайт спрямований на покупців з ЄС (§ 55).
По-четверте, наявність ТМ в соцмережах (Instagram, Facebook та YouTube) є обмеженою, зважаючи на дуже низьку кількість підписників, уподобань та переглядів. Крім того, з доказів не зрозуміло з якої країни були підписники та перегляди (§ 72-74).
CJEU зазначив, що майже всі скріншоти з соцмереж не містять товарів, які продає Kartroi під ТМ «SANDOKAN». В акаунті Instagram видно лише фотографію двох футболок зі спірною ТМ (§ 69).
Lux Vide виграв в Римському суді, в усіх інстанціях EUIPO, а також в CJEU щодо скасування міжнародної ТМ «SANDOKAN» в ЄС на підставі невикористання.
Ця справа вчить щонайменше двох речей:
- Перш ніж «нападати» на конкурента, треба розуміти свої сильні та слабкі сторони, адже можна втратити те, що мав.
- «Мінімальне використання» - це не тільки про кількість, але і про якість. Докази мають бути настільки переконливими, що навіть їх невелика кількість підтвердить використання вашої ТМ.