Для чого виробнику товару реєструвати ТМ для послуг 35 класу? Чи буде використанням ТМ для послуг продаж товарів власного бренду? Можливо, якісь інші послуги маскуються під монобрендовий магазин? Відповіді на ці питання ми знайшли в практиці ЄС та США.
35 клас – найбільш оманливий клас послуг. Його чарівна привабливість в тому, що він сконцентрував діяльність, якою так чи інакше займається кожний бренд: «рекламування», «роздрібний та оптовий продаж», «демонстрування товарів», «адміністративне обробляння замовлень на купівлю» та ін.
Основою 35 класу є три магічні артефакти: (1) пропонує всі товари в одному місці, (2) для інших покупців та виробників, (3) що дозволяє покупцям зручно обирати та купувати ці товари.
Класичний приклад надавача послуг «рекламування» – рекламна агенція, а послуг «роздрібного продажу» та «демонстрування товарів» – супермаркети (Сільпо) і мультибрендові магазини (Rozetka, Intertop). Місця, де ви можете придбати товари різних виробників.
Власники бізнесу часто реєструють ТМ у 35 класі для «роздрібного продажу», але продають товари тільки власного бренду. В чому ж проблема, якщо ці магазини продають товари в роздріб?
Європейський офіс (EUIPO) вважає, що в такому випадку ТМ не виконує для 35 класу розрізняльну функцію. Коли виробник продає тільки свої товари, бренд вирізняє його товари серед аналогічних товарів, але НЕ вирізняє послуги роздрібного продажу серед інших надавачів таких послуг. Виробники змагаються на ринку товарів, а не на ринку послуг, бо продаж товару – це мета, з якою він вироблений, а не окрема послуга для інших осіб.
В це чарівне зілля можна додати краплинку недобросовісності: виробник сам не використовує ТМ для 35 класу й іншим перешкоджає зареєструвати аналогічне позначення в цьому класі.
Існує правило – для монобренду 35 клас не потрібен. Необхідні послуги (зокрема, рекламування та роздрібний продаж) охоплюються класом товарів/послуг, для якого ви реєструєте ТМ. Наприклад, для ювелірного бренду достатньо реєстрації в 14 класі МКТП.
Але куди ж без винятків. Розглянемо нетипові приклади доведення використання ТМ для «популярної» послуги 35 класу – «роздрібний продаж».
Суд ЄС виходить з того, що метою роздрібної торгівлі є продаж товарів споживачам. Це включає не тільки проведення фінансової транзакції купівлі-продажу, а всю діяльність, що здійснюється продавцем з метою заохочення особи купити товар саме у нього, а не у конкурента (07/07/2005, C 418/02, Praktiker, EU:C:2005:425, § 34).
Така діяльність може включати: представлення асортименту товарів, демонстрацію товару в магазинах, клієнтський досвід, професійних консультантів, виключну систему дистрибуції з жорсткими рекомендаціями бренду та підтримкою авторизованих роздрібних партнерів тощо.
Прикладом «клієнтського досвіду» є справа відомого косметичного бренду RITUALS з Нідерландів (R2472/2023-4). Власник бренду має реєстрацію ТМ в ЄС як для товарів (зокрема, 3 класу), так і для послуг роздрібного продажу (35 клас).
У 2022 до EUIPO звернулась третя особа із заявою про скасування ТМ RITUALS на підставі її невикористання для послуг 35 класу (бо RITUALS продає товари тільки власного бренду). Відділ анулювання реєстрацій EUIPO (Cancellation Division) скасував ТМ для 35 класу.
Апеляційна палата EUIPO з таким рішенням не погодилась, зазначивши, що попередня інстанція не врахувала, що RITUALS пропонує своїм споживачам не просто косметику, а взаємодію з брендом: декорація магазинів в Азійському стилі, масаж рук, чайні ритуали, можливість створити власний продукт, мобільний додаток з матеріалами для медіації та йоги, майстеркласи та лекції, спеціальні місця для відпочинку (Mind Oasis), різноманітні матеріали для читання (про медитацію, стиль життя, корисну їжу тощо).
RITUALS ретельно відбирає дистриб’юторів, проводить тренінги, забезпечує їх фірмовими меблями, зразками, упаковкою, і навіть підбирає асортимент товарів бренду.
Оскільки ці допоміжні послуги не є невід'ємною частиною пропозиції про продаж товарів (10/07/2014, C 421/13, Apple Store, EU:C:2014:2070, § 26), і спрямовані на заохочення споживача придбати товар саме у RITUALS, а не будь-якого іншого косметичного бренду – такі послуги підпадають під «роздрібний продаж» у 35 класі.
В американській справі Blizzard Entertainment, Inc. v. Ava Labs, Inc. (USPQ2d 1299, TTAB 2024, No. 91285851), обійшлись навіть без клієнтського досвіду. Палата з розгляду спорів щодо торговельних марок та апеляцій USPTO (TTAB) встановила, що діяльність роздрібних магазинів, які продають власні товари, є послугами, визнаючи, що «якщо роздрібний магазин також використовує назву магазину на самих товарах, той самий знак може виконувати функцію як торговельної марки для товарів, так і для послуг».
TTAB звернула увагу, що ні закон, ні практика не дають підстав тлумачити 35 клас як такий, що призначений лише для роздрібних магазинів, які продають товари різних брендів. Апеляційна палата EUIPO у справі RITUALS зазначила, що такий підхід був би дискримінаційним по відношенню до монобрендів.
Ще один підхід викладено у рішенні O STORE (24/09/2008, T 116/06, EU:T:2008:399, § 47). Суд ЄС зазначив, що «роздрібна торгівля передує призначенню продукту». Наприклад, предмет одягу призначений для одягання особи, тоді як послуга, пов'язана з продажем одягу, призначена для допомоги особі, зацікавленій у придбанні цього одягу. Наданням такої послуги є отримання покупцем інформації про одяг перед тим, як його купити.
З огляду на висновки у справі O STORE, навіть самі по собі послуги «представлення асортименту товарів», «демонстрація товарів» та наявність в магазині професійних консультантів можна кваліфікувати як послуги «роздрібного продажу» у 35 класі.
Будьте уважні, адже часто ці послуги є невід’ємними від пропозиції про продаж товарів. Можливо в майбутньому професійними консультантами в магазинах будуть не фізичні люди, а роботизовані пристрої, але це все ще «консультант», який має надати інформацію про товар.
Якщо ви власник монобренду, можете (але не зобов’язані) зареєструвати ТМ і в товарному класі і в 35 класі МКТП. Особливо це актуально для брендів, які надають екстра послуги, що виходять за межі пропозиції продажу товарів/надання послуг. Проте будьте готові доводити використання ТМ.
І пам’ятайте, «Магія не хороша та не погана. Все залежить від того, як ви її використовуєте» (серіал «Merlin»).
Авторка: Маргарита Толмач